A fine settembre 2018, il Governo britannico ha pubblicato una serie di documenti volti a chiarire l’impatto della Brexit sul regime dei diritti di proprietà intellettuale, nel caso di un no-deal scenario.

I documenti pubblicati riguardano in particolare i brevetti, i marchi europei e i disegni e i modelli comunitari, il diritto d’autore e l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Brevetti

Il documento esamina le ripercussioni di un no-deal scenario sul regime dei brevetti e dei certificati di protezione complementare britannici, sul Tribunale Unificato dei Brevetti e sugli indirizzi di elezione di domicilio.

Solamente alcune aree del diritto brevettuale britannico derivano dalla normativa europea, implementata attraverso il Patents Act 1977. Un settore importante riguarda i prodotti farmaceutici per uso umano e i fitofarmaci brevettati, per i quali la legislazione europea prevede un ulteriore periodo di protezione dopo la scadenza del brevetto^[1]. Inoltre, il diritto dell’Unione prevede: (i) disposizioni sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, che includono deroghe al regime ordinario ed un regime di licenze obbligatorie per motivi di interesse pubblico per trovati vegetali; (ii) procedure per la concessione di una licenza obbligatoria per l’esportazione di medicinali brevettati verso uno Stato terzo con esigenze di salute pubblica; (iii) una deroga in base alla quale determinati studi e test clinici possono essere legittimamente effettuati utilizzando un prodotto farmaceutico brevettato.

Da marzo 2019, in caso di mancato accordo, la legislazione relativa a queste materie rimarrà invariata nel Regno Unito. Pertanto, i brevetti e le licenze esistenti nello Stato uscente rimarranno in vigore e le domande pendenti di brevetto e di certificato di protezione complementare continueranno a essere valutate in base ai criteri esistenti. Anche il regime dei certificati di protezione complementari nel Regno Unito rimarrà invariato.

Le condizioni di brevettazione delle invenzioni biotecnologiche resteranno ugualmente inalterate. Le imprese britanniche, europee e di Paesi terzi detentrici di privative per varietà vegetali in vigore nel Regno Unito potranno continuare a richiedere una licenza obbligatoria. E le imprese potranno altresì ottenere una licenza obbligatoria per la fabbricazione di un medicinale brevettato per soddisfare uno specifico fabbisogno sanitario dettato da ragioni di salute pubblica in un Paese in via di sviluppo, nonché fare affidamento sulle deroghe relative all’effettuazione di studi e di test clinici relativi a medicinali coperti da brevetto.

Per quanto riguarda le conseguenze della Brexit sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), il Governo britannico ha previsto due possibili scenari, condizionati dall’entrata in funzione o meno del TUB entro la data di uscita.

Il TUB avrà competenza esclusiva sulle controversie relative ai brevetti europei (a certe condizioni) ed ai brevetti europei con effetto unitario e sarà composto da un Tribunale di primo grado e da una Corte d’Appello. Nell’aprile 2018 il Regno Unito ha ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato. Ciò ha costituito un significativo passo avanti per la nascita del TUB (e un fait accompli per quanto riguarda il Regno Unito), in quanto il Regno Unito, insieme a Germania e Francia, è uno dei tre Paesi con il numero più alto di brevetti rilasciati nel periodo 2012-2013, la cui ratifica è necessaria per l’entrata in vigore dell’Accordo.La Francia ha ratificato l’Accordo il 14 marzo 2014, mentre la ratifica della Germania è attualmente sospesa a causa di un procedimento pendente di fronte alla Corte Costituzionale Federale tedesca in cui viene contestata la costituzionalità della normativa nazionale che consente la ratifica. Pertanto, non è certo che il TUB sarà in funzione prima di marzo 2019.

Nel caso in cui il TUB non sia stato ratificato dalla Germania in tempo utile per renderlo operativo prima della data di uscita, nulla cambierà né per il Regno Unito, né per l’Unione Europea. In caso contrario, il Regno Unito dovrà esaminare se rimanere parte del TUB o meno. Da quanto emerge dal White Paper pubblicato dal Governo britannico il 12 luglio 2018, contenente una proposta dettagliata sulle future relazioni tra Regno Unito e Unione, il Regno Unito intende continuare a collaborare con gli altri Stati contraenti per il corretto funzionamento dell’Accordo e del TUB. Nel caso in cui, tuttavia, il Regno Unito decida di ritirarsi dal TUB, le imprese non potranno fare affidamento su tale Tribunale per proteggere le loro invenzioni nel Regno Unito. Esse potranno rivolgersi comunque al TUB per tutelare le proprie invenzioni nei restanti Stati Membri, mentre nel Regno Unito esse dovranno presentare delle domande di brevetto nazionale all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale britannico (UK Intellectual Property Office – UKIPO). Rimane per ora aperto l’interrogativo delle modalità di partecipazione del Regno Unito al sistema dei brevetti europei con effetto unitario e al TUB una volta che avrà perduto la qualità di Stato Membro, in particolare, per quanto riguarda l’attribuzione alla Corte di Giustizia dell’Unione della giurisdizione interpretativa pregiudiziale. In assenza di disposizioni più specifiche dell’accordo di recesso, si potrebbe realizzare uno scenario non troppo dissimile da quello in essere per gli Stati parte dell’Accordo sul SEE (Norvegia, Irlanda e Liechtenstein).

Il Governo britannico ha, infine, osservato che non vi saranno conseguenze immediate sulle regole relative all’elezione di domicilio in caso di mancato accordo sulla Brexit. Quando un’impresa, un’organizzazione o un cittadino presenta una domanda di brevetto nazionale all’UKIPO, essi devono indicare una elezione di domicilio rientrante nello Spazio Economico Europeo (SEE). I titolari di diritti nel Regno Unito generalmente hanno un indirizzo in tale Stato, o perché nominano un rappresentante con sede nel Regno Unito che li rappresentano di fronte all’UKIPO, o perché si autorappresentano. Vi sono, tuttavia, alcune imprese, britanniche e non, che hanno indicato una elezione di domicilio all’interno del SEE ma al di fuori del Regno Unito.

Nel documento è stato altresì sottolineato che la Brexit non influenzerà la tutela del segreto professionale per gli avvocati specializzati in proprietà intellettuale, in quanto non regolato dall’appartenenza o meno all’Unione Europea.

Marchi europei e disegni e modelli comunitari

Il documento esamina le conseguenze di un no-deal scenario per i marchi europei e per i disegni e modelli comunitari registrati e non registrati.

I marchi europei e i disegni e modelli comunitari registratisono concessi dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EU Intellectual Property Office – EUIPO) e sono soggetti alla regolamentazione uniforme europea, in particolare Il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea^[2] e il Regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari^[3]. I titolari possono anche detenere marchi e disegni registrati attraverso i sistemi internazionali di Madrid^[4] e dell’Aia^[5], che sono protetti anche nel Regno Unito.

In caso di mancato accordo, i titolari di domande di marchio europeo o di disegno comunitario pendenti al momento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione avranno nove mesi di tempo per presentare una domanda di protezione nazionale, mantenendo però la priorità della data della domanda europea.

I titolari di marchi europei e di disegni e modelli comunitari registrati otterranno nuovi diritti britannici equivalenti, che entreranno in vigore al momento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. I nuovi diritti saranno trattati come se fossero stati richiesti e registrati in base al diritto nazionale.

Il Governo britannico sta altresì lavorando, in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World Intellectual Property Organisation – WIPO), per assicurare la continuità della protezione nel Regno Unito, dal marzo 2019 in avanti, per i marchi e i disegni registrati depositati attraverso i sistemi di Madrid e dell’Aia e che designano l’Unione Europea.

I disegni e modelli comunitari non registratisono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari^[6], e proteggono una vasta gamma di caratteristiche di design e progettazione, inclusi gli aspetti bidimensionali e tridimensionali come la decorazione della superficie e la forma del prodotto. Il disegno o modello comunitario non registrato offre tre anni di protezione dalla data della sua divulgazione al pubblico all’interno dell’Unione. Il disegno o modello rilasciato in base al diritto nazionale britannico, invece, è protetto per un periodo massimo di quindici anni.

Il Governo britannico garantirà che tutti i disegni e modelli comunitari non registrati esistenti alla data di uscita continuino ad essere protetti nel Regno Unito per il restante periodo di protezione previsto. Inoltre, lo Stato uscente istituirà un nuovo diritto sui modelli e disegni non registrati che rispecchierà le caratteristiche dei disegni e modelli comunitari non registrati. Pertanto, i disegni e i modelli divulgati dopo la data di uscita saranno protetti anche nel Regno Unito in base alle condizioni attuali dei disegni e modelli comunitari non registrati. Questo nuovo diritto sarà noto come supplementary unregistered design right.

Diritto d’autore

Il documento illustra talune conseguenze di un mancato accordo tra Regno Unito ed Unione Europea relativo alla gestione transfrontaliera del diritto d’autore.

Il Regno Unito e gli altri Stati Membri sono parti dei principali trattati internazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi. Secondo le regole di questi trattati, gli Stati contraenti assicurano la tutela del copyright per le opere provenienti da cittadini di altri Stati. Tali previsioni non dipendono dall’appartenenza del Regno Unito all’Unione.

Esiste inoltre un notevolecorpus legislativo europeo sul diritto d’autore e sui diritti connessi, che include: (i) la Direttiva sulla tutela giuridica delle banche dati^[7]; (ii) il Regolamento sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online^[8], che permette ai consumatori di accedervi quando si trovano temporaneamente in uno Stato Membro diverso dal loro Stato di residenza; (iii) la Direttiva in materia di radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo^[9], che semplifica l’acquisizione e la gestionedei diritti di copyright per le trasmissioni satellitari transfrontaliere; (iv) la Direttiva sulle opere orfane^[10], che consente alle istituzioni culturali istituite nel SEE di digitalizzare le opere orfane nelle loro collezioni e di renderle disponibili online all’interno del SEE senza l’autorizzazione del titolare del diritto; (v) la Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore^[11], in base alla quale è previsto l’obbligo degli organismi di gestione collettiva del SEE di accettare il mandato di rappresentare su base multiterritoriale il repertorio di altri organismi di gestione collettiva che non concedono licenze multiterritoriali; e (vi) la Direttiva^[12] e il Regolamento^[13] sul trasferimento transfrontaliero di copie su formati accessibili a certe categorie di utenti di opere protette dal diritto d’autore, che implementano il Trattato di Marrakech ^[14].

Il Governo britannico ha sottolineato che, in caso di mancato accordo, i maggiori cambiamenti riguarderanno i meccanismi relativi alla gestione transfrontaliera del diritto d’autore, applicabili solo agli Stati Membri dell’Unione o del SEE. Le Direttive e i Regolamenti europei sul diritto d’autore e i diritti connessi saranno fondamentalmente mantenuti nel diritto britannico grazie al EU Withdrawal Act 2018 ^[15], salve le modifiche necessarie a garantire che le normative unionali rinazionalizzate possano operare efficacemente.

Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale

Il documento fornisce delle linee guida alle imprese e ai professionisti che operano nell’ambito dell’importazione ed esportazione di prodotti coperti da diritti di proprietà intellettuale in merito al loro esaurimento, nell’eventualità di un no-deal scenario.

I diritti di proprietà intellettuale conferiscono ai titolari, tra l’altro, il diritto di controllare la distribuzione di un prodotto protetto. Attualmente, il Regno Unito è parte del regime di esaurimento dello Spazio Economico Europeo (European Economic Area exhaustion scheme), in base al quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale perde il diritto ad opporsi all’ulteriore distribuzione del prodotto protetto una volta che questo sia stato immesso sul mercato in un territorio rientrante nello Spazio Economico Europeo (SEE) da lui o con il suo consenso.

In caso di mancato accordo tra Regno Unito ed Unione Europea, lo Stato uscente continuerà a riconoscere il regime SEE di esaurimento dei diritti a partire dalla data di uscita. Con riguardo all’importazione nel Regno Unito di prodotti coperti da diritti di proprietà intellettuale, ciò comporterà che l’importazione parallela di beni, tra cui prodotti farmaceutici, provenienti dal SEE rimarrà invariata. Pertanto, se un prodotto è immesso in commercio all’interno del SEE da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, tale diritto continuerà a considerarsi esaurito anche nel Regno Unito.

Nell’ipotesi, invece, dell’importazione di prodotti provenienti dal Regno Unito in uno Stato appartenente al SEE, il titolare del diritto potrà opporsi alla distribuzione del suo prodotto anche se questo sia già stato immesso nel mercato britannico. Di conseguenza, le imprese esportatrici di tali prodotti dal Regno Unito all’interno del SEE potrebbero necessitare dell’autorizzazione del titolare.

Roberto A. Jacchia e Sara Capruzzi